Beweging in het merkenrecht

Uit: Rendement, 2001

door Maarten Jan Hijmans
Met merken heeft iedereen te maken. Je zou ze het brandpunt van het commerciële verkeer kunnen noemen. Lokkertje en verkoopargument van de producent, herkenningspunt voor de consument, en soms voorwerp van wrijving met de concurrent. Met het merkenrecht is van alles aan de hand. Door steeds meer productdifferentiatie, door de gestage groei naar een Europese markt, door nieuwe regelgeving. En natuurlijk ook door de onstuitbare opmars van internet en e-commerce, met alle gevolgen van strijd om domeinnamen en dergelijke.
Op 27 mei 1999 bepaalde het Haagse Gerechtshof dat ook een geluidsfragment door een bedrijf voor commerciële doeleinden kan worden geclaimd. Inzet was Für Elise, een overbekend pianostukje van Ludwig van Beethoven, dat de Weense componist naar beweerd wordt ooit schreef voor zijn werkster. Het ging om een proefproces. Het merkenbureau Shield Mark had de eerste negen tonen van Für Elise gebruikt als herkenningsmelodie en wilde verhinderen dat een concurrerend bureau hetzelfde zou doen. En met succes. Shield Mark won de zaak.
Shield Mark kreeg echter geen gelijk van het Hof omdat het de moeite had genomen Für Elise als merk te deponeren, begeleid van een notenbalk en een korte beschrijving. Het Hof oordeelde weliswaar dat geluid voldoet aan de definitie van de Benelux-merkenwet, die aangeeft dat bijna alles kan worden geregistreerd wat grafisch kan worden weergegeven. Maar de notatie was een probleem. De wetgever had geluidsfragmenten buiten beschouwing gelaten, omdat er geen goede manier was om ze te registreren. Volgens het Hof overwoog de wetgever dat wel te gaan doen en dan cassettes of CD’s als registratiemiddel toe te laten, maar het was nog niet gebeurd. Een notenbalk als registratiemiddel vond het Hof niet accuraat genoeg. Het gebruik van Für Elise viel derhalve niet onder de bescherming van het merkenrecht.
Toch won Shield Mark. En dat kwam omdat het Hof overwoog dat Shield Mark Für Elise had gebruikt en dat beide met elkaar werden geassocieerd. Een concurrent die hetzelfde melodietje gebruikte, wekte verwarring. Die concurrent pleegde daarmee dan een onrechtmatige daad, volgens het Hof.
Het was een opmerkelijk vonnis, omdat hiermee voor het eerst werd vastgesteld dat geluid met succes voor bepaalde duidelijk omschreven, commerciële doeleinden kan worden geclaimd en dat het niet uitmaakt of gaat om overbekende klassieke muziekstukjes, het liedje Vader Jacob, of zelfs hanengekraai. (Shield Mark had ook het gebruik van hanengekraai onderwerp gemaakt van de procedure, met hetzelfde resultaat). En weliswaar geldt die bescherming pas achteraf, als het geluidsfragment al een tijdje door een bedrijf is gebruikt en zo een zekere herkenbaarheid is ontstaan, want registratie heeft (nog) geen zin. Maar het Hof gaf ook wel aan dat dit eigenlijk een leemte in de wetgeving is. En eerlijk gezegd is het vreemd dat dit soort zaken niet veel eerder heeft gespeeld. Tenslotte wemelt het van de geluidsmerken. Denk aan ‘heerlijk, helder Heineken, Nationaaale Neeederlanden, de tune van Randstad, het Grolschmuziekje (vakmanschap is meersterschap, inmiddels vervangen) of de spot van Silan waarin de beginmaten van Richard Strauss’ Ein Heldenleben werden gebruikt. En nog veel meer.
Het bovenstaande is een illustratie van het feit dat het merkenrecht volop in beweging is. Volgens mr Bas Kist, directeur en mede-eigenaar van het bureau Shield Mark, is zeker over het gebruik van geluidsmerken nog wel het een en ander te verwachten. Want het ligt in de lijn van de logica dat het gebruik ervan zal toenemen in een tijd dat e-commerce steeds belangrijker wordt. Websites kunnen tenslotte ook worden voorzien van geluid en dat kan - naarmate het gedrang van concurrerende of op elkaar lijken sites toeneemt - de herkenbaarheid natuurlijk flink bevorderen. Hetzelfde geldt voor kleur. Ook kleuren kunnen onverbrekelijk met een bedrijf worden geassocieerd en bevorderen de herkenbaarheid. Zo heeft PTT-Telecom indertijd zijn kleur groen als merk gedeponeerd (en het gebruik ervan al eens met succes in een rechtszaak bevochten). En voor de Postbank geldt dat zijn herkenbaarheid is verbonden met een speciale kleur blauw.
De vraag rijst, aan de hand van dit soort voorbeelden, waar eigenlijk de grenzen liggen van het merkenrecht. En dat is nou net een van de aardige dingen van het merkenrecht: die grenzen zijn heel ruim. Onder de Benelux-merkenwet van 1971 kan in principe alles wat grafisch weergegeven kan worden, worden geregistreerd bij het Benelux-merkenbureau (www.bmb-bbm.org) Beperkingen gelden er alleen voor dingen die uitsluitend beschrijvend zijn en, zoals dat heet ‘ieder onderscheidend vermogen’ missen. Bijvoorbeeld ‘tomaten’ voor tomatensap of ‘travel services’ voor een reisbureau. Ook zaken die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden worden geweigerd, net zo als zaken die misleidend zijn (het BMB geeft als voorbeeld het teken van een koe voor margarine) of vlaggen en wapens die staatsemblemen zijn. Registratie is nodig, want zonder registratie is er geen bescherming. Alleen ..ook registratie garandeert die bescherming niet. Om te beginnen geldt voor de registratie dat wie het eerst komt, het eerst maalt. (Zo zocht Bas Kist uit dat er wel zo’n twintig registraties zijn verricht van de merknaam ‘Maxima’, de naam van onze vermoedelijke toekomstige koningin. Veel van die registratie liggen op hetzelfde terrein - parfums, luxe-artikelen - en die kunnen dus onmogelijk allemaal naast elkaar bestaan). Maar ten tweede maakt het Benelux-merkenbureau ook niet uit of een nieuw geregistreerd merk wel echt te beschermen valt en of het niet botst met een ander bestaand merk. De toetsing daarvan is overgelaten aan de rechter.
Als met al heeft iemand, zegt Kist, die met een idee rondloopt meer dan genoeg redenen om naar een bureau als Shield Mark of een van de vele andere (er werken zo’n 500 mensen in de branche) te gaan om te kijken of en hoe iets het beste kan worden beschermd. Sommige dingen kunnen domweg nauwelijks beschermd worden. Zoals de man die een idee had om een sollicitatie-quiz op de tv te gaan doen en met het idee naar Ivo Niehe stapte. Niehe wees het idee af, maar een paar maanden later zag de bedenker van het idee zijn quiz toch op de buis. Alleen... net in een iets ander jasje. Wegens de iets veranderde uitwerking wees de rechter zijn verzoek om verhaal af.

Onverkoopbaar
Moeilijk te beschermen zijn ook merknamen die heel beschrijvend zijn. ‘Marketing-mensen willen dat meestal erg graag, omdat de klant dan meteen ziet wat het is,’ zegt Kist. ‘Maar hoe meer beschrijvend, hoe moeilijker het te verhinderen is dat een ander er ook mee wegloopt.’ Hoewel je natuurlijk wel een hele specifieke draai aan zo’n beschrijvende naam kan geven, zoals ‘Aardappel anders’, of ‘Chicken tonight’. ‘Maar hoe meer merken en hoe meer vergelijkbare producten, hoe meer kans op ruzies,’ zegt Kist. ‘Wat daarvan in de pers komt is maar een topje van de ijsberg. En heel veel wordt natuurlijk ook ondershands geschikt.’
Niet onhandig is ook om voor het lanceren van een naam even goed in woordenboeken te kijken, tenminste als een product ook voor het buitenland is bedoeld. Kist geeft (in zijn boekje Merkenmisser, uitg. Podium) een hele serie. Van Bums brood dat absoluut onverkoopbaar zou zijn geweest in Duitsland, tot een hele serie autotypes en meer. Een paar voorbeelden: de Mitsubishi Pajero is in Spaanstalige landen omgedoopt, omdat pajero in het Spaans ‘rukker’ betekent. De Ford Caliente is niet echt verkoopbaar in Mexico. Het woord betekent daar straathoer. En de Fiat Uno is in Finland de ‘Fiat Sukkel’. ‘En natuurlijk moet je ook heel goed uitkijken dat je niet op iemand anders terrein komt,’ zegt Kist. ‘Dan krijg je ArenA-achtige toestanden.’ (Het nieuwe stadion Amsterdam-ArenA had zich er geen rekenschap van gegeven dat er al een theater-restaurant van die naam bestond. Het kwam het stadion op een afkoopsom van drie miljoen gulden te staan).
Een hele nieuwe bron van botsingen tussen bedrijven met gelijke namen is e-commerce, waar iedereen zich nu op stort. ‘Als je nu een advertentie zet, lijkt het wel of het niet echt is als er geen website bij staat.’ Heel toevallige conflicten doen zich daarbij voor. Bedrijven met dezelfde naam maar werkzaam in een heel andere branche - dat kán voor het merkenrecht, want op die manier bijten ze elkaar niet - lopen elkaar nu ineens voor de voeten op internet. En - jammer voor de laatkomers - ook hier geldt weer: wie het eerst komt, het eerst maalt’, al de registratie in dit geval plaats bij de Stichting Internet Domeinregistratie. Er zijn echter uitwijkmogelijkheden voor dit soort gevallen. ‘Want wat met merkenrecht niet kan, omdat je dat absoluut niet zou kunnen claimen,’ zegt Kist, ‘ is generieke namen.’ Tomatensap.nl, of travel services.nl kan op internet ineens weer wél. ‘En misschien is het zelfs wel beter, want het werkt natuurlijk prima als je iets zoekt via zoekmachines. ‘Een hele goede vind ik bijvoorbeeld frisselucht.nl, of presentatie.nl. Zo’n naam werkt op Internet misschien wel meer dan een firmanaam.’
Aparte aspecten van de strijd om domeinen is het verschijnsel van mensen die hele series domeinnamen registeren en die vervolgens verhuren, uitgeven in lease of verkopen. En natuurlijk zijn er de regelrechte grabbers’, mensen die een bekende naam laten registeren om hem vervolgens voor grof geld aan de betreffende persoon of bedrijf terug te verkopen. ‘In de Benelux is dat niet zo’n probleem,’ zegt Kist. ‘De rechter maakt er hier korte metten mee. En voor de ‘dot.com’ registraties wordt dat nu ook aangepakt. Sinds december is er een bureau in Genève waar je voor dat soort problemen terecht kan. Het schijnt dat ooit iemand Youpvan‘tHek.com heeft laten registreren. Als Youp daar iets aan wil doen, hoeft hij dus niet meer naar de rechter.’ Een vooralsnog onbeantwoorde vraag is in hoeverre iemand namen kan claimen die behoren tot het ‘publieke domein’. Zo heeft de Amsterdamse advocaat Jeroen de Kreek (om proefprocessen uit te lokken?) namen geclaimd als miljoenennota.nl, troonrede.nl en staatscourant.nl. De laatste naam heeft hij weer moeten prijsgeven na een gerechtelijke actie van de Staatscourant, maar tegen de andere is nog niemand opgetreden. ‘Internet is,’ zegt Kist, ‘een leuk gebied voor de vakmensen en advocaten. Het levert steeds nieuwe inzichten en jurisprudentie op.’

Europa
Een verhaal over merkenrecht kan niet compleet zijn zonder te wijzen op de veranderingen als gevolg van de Europese integratie: in 1992 kwam er een richtlijn om de wetgeving in de EU-lidstaten te harmoniseren en in ‘96 is de wetgeving hier aangepast. Sindsdien geldt de Europese aanpak en heeft Europese Hof van Justitie het laatste woord gekregen. Dat heeft tot een belangrijke wijziging geleid. Waar in de Benelux de ‘kans op associatie’ al als een inbreuk op merkrechten gold, vond het Europese Hof dat ‘de kans op verwarring’ het criterium moet zijn. In de praktijk houdt dat een aanmerkelijke liberalisatie in. Zo is het mogelijk gebleken dat iemand een parfum op de markt bracht onder de naam ‘Nep Nep’ als concurrent voor het veel chiquere merk ‘Naf Naf’. Geen kans op verwarring volgens de rechter, want iedereen ziet alleen al aan het grote prijsverschil dat dit Naf Naf niet is. Nog een belangrijke uitspraak van het Hof ging over ‘uitputting van merkrechten’: Als iemand een artikel exporteert naar buiten de EU en een derde partij brengt het hier weer binnen, kan de oorspronkelijke verkoper geen rechten meer doen gelden. En tenslotte: Sinds 1996 is het eveneens mogelijk merken in één keer aan te melden voor de hele EU, bij het Europese merkenbureau in Alicante.